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美国专利首次OA答复策略解析保守抗辩还是一步到位?
2026-07-01 20:15:55
作者:小编 
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美国专利首次OA答复策略解析保守抗辩还是一步到位?(图1)

  作为IPR,当你的美国专利被下了审查意见,代理所给你发来了两种答复策略。

  第一种:首次 OA 答复,抗辩的同时就大幅度修改权利要求,一步到位争取授权。

  第二种:首次 OA 答复保守一点,只抗辩,不修改权利要求。先试探审查员的态度,如果审查员不接受抗辩,第二次 OA 答复再改权要,循序渐进地争取授权。

  想必很多 IPR 会觉得第二种更稳,因为中国专利很多时候就是这么推进授权的。

  上篇文章说过,美国专利第一封实质OA是非最终审查意见通知书(Non-Final Office Action,NFOA),如果没有答复成功,通常第二封实质OA就是 FOA(Final Office Action,最终审查意见)了。

  首先,按照 USPTO 的规定,申请人答复 FOA 时,不能引入“new restriction”——也就是审查员原来没有检索过的内容,否则审查员可能会直接以“需额外检索”为由拒绝实质审查,并给你下 AA(Advisory Action,指导意见),作为对申请人答复的回应。

  其次,如果答复美国专利 FOA 没有克服审查意见,美国审查员原则上不会再继续对该申请进行新的实质审查,也不会再下发新的审查意见,而是下发 AA。

  AA本身不属于正式OA程序,因此申请人不能按常规OA流程直接推进答复。很多时候,需要递交 RCE(Request for Continued Examination,继续审查请求)的同时再进行答复,案件才能继续往下推进。

  首先,RCE 程序需要申请人向美国专利商标局(USPTO)缴纳额外官费。

  以大实体为例,第一次 RCE 的官费就需要 1500 美元,第二次及之后递交 RCE,官费还会更高。

  其次,递交RCE后,案件会重新进入新一轮实质审查流程,也就是会重复NFOA-FOA的流程,因此授权周期往往也会被明显拉长。

  申请人递交RCE后,通常还需要等待数个月,审查员才会重新开始审查并下发新的NFOA;

  而申请人收到NFOA后,很多企业内部还需要重新评估、讨论修改方案、确认保护范围,再安排代理人进行答复,这个过程往往也需要一两个月;

  之后,审查员还需要继续审查,再下发FOA;申请人收到FOA后,又需要再次评估、修改和答复。

  很多案件多走一轮RCE,往往就会额外拖延半年左右;复杂案件,甚至可能再拖一年以上。

  如果企业晚一年拿到专利证书,就可能导致在产品出海维权或应对竞争对手时,错失最佳的商业窗口期。

  只要不超出原始公开范围(New Matter),理论上可以对权利要求进行较大幅度的调整:新增技术特征、增加新的权利要求甚至整体重构权利要求布局。而对于申请人的调整,审查员有义务进行重新检索和实质审查。可以说,FOA阶段被限制做不了的修改,在NFOA阶段其实都是可以做的。

  因此,NFOA是美国专利真正的黄金答复窗口,很多关键答复都应该在NFOA完成。

  核心不只是回应当前审查意见,而是“以终为始”——从一开始,就按照尽量避免后续进入FOA、AA、RCE来考虑NFOA答复。

  原则上,要先将NFOA中每一个审查意见尽量回应到位,确保现有驳回理由被逐项处理,不给审查员留下FOA阶段继续发挥的空间;在这之后再进一步主动构造“可授权权要”,使得当审查员后续下发FOA时,案件本身已经具备明确的授权路径。且后续答复FOA更多只是围绕既有权要进行抗辩,提高直接获得授权的概率。返回搜狐,查看更多Kaiyun